文/集佳知識產權代理有限公司保定分部 史菲菲

　　審查員在評價創造性時，會根據本發明要求保護的技術方案與最接近的現有技術相比，得到區別技術特征，然后根據該區別技術特征在本發明中所起的作用，確定實際要解決的技術問題。筆者在實際工作中，發現審查員經常認為在面臨實際解決的技術問題時，采用該區別技術特征為本領域技術人員的慣用手段，通過對比文件結合公知常識來評判本發明的創造性。

　　對于這類審通，如果默認審查員認定的實際要解決的技術問題正確，而論證在解決上述技術問題時，采用該區別技術特征是非顯而易見的，就陷入了怪圈，不能準確評價該方案的創造性。

　　審查指南關于三步法的描述中，明確說明了本發明實際要解決的技術問題是根據區別技術特征在本發明中所起的作用來確定的，然而實際過程中，審查員經常通過區別技術特征在公知常識中所起的作用確定本發明實際要解決的技術問題。

　　下面，舉兩個具體的例子進行說明。

　　例1

　　本發明的內容為：

　　一種在運物資監控報警系統，包括安裝在物資包裝外面的射頻電子標簽、固定在物資包裝底部的金屬遮擋板、安裝在儲運倉庫或集裝箱中的射頻讀寫器以及數據處理器和警報發送裝置，所述射頻讀寫器、數據處理器和警報發送裝置依次以有線或無線的方式相連接，所述射頻讀寫器用于注冊所述射頻電子標簽所在的物資層數，并對最上層物資的射頻電子標簽進行實時掃描。

　　審查員認為對比文件公開了本發明的射頻電子標簽、射頻讀寫器、數據處理器和警報發送裝置，區別技術特征為：固定在物資包裝底部的金屬遮擋板，基于上述區別技術特征，審查員認為該發明實際解決的技術問題是：防止下方的物資被誤讀。其中，在讀取上方物資標簽時，為防止下方物資的標簽也被讀取，即防止下方物資標簽被誤讀，在物資包裝底部固定金屬遮擋板是本領域技術人員容易想到的，因此，不具有專利法第二十二條第三款規定的創造性。

　　從上面的推導過程來看，審查員完全按照三步法的要求對本案進行的評價，而且本領域技術人員在面臨防止下方物資誤讀的問題時，確實很容易想到采用金屬遮擋板屏蔽的方式來解決該問題，從這個角度看，審查員評價該方案沒有創造性，是完全合理的。

　　但是，審查員在確定“本發明實際解決的技術問題”時，并沒有按照三步法的要求進行確定。即其不是根據該區別技術特征在本發明中所起的作用確定的“本發明實際解決的技術問題”，而是根據該區別技術特征的自然屬性確定的“本發明實際解決的技術問題”。本方案中，由于金屬遮擋板的金屬屬性，使金屬遮擋板自然具有屏蔽信號的作用，審查員根據該作用，確定了“本發明實際解決的技術問題”。

　　本發明的說明書中記載了：在物資的底部固定有金屬遮擋板，射頻讀寫器僅能對頂層的射頻電子標簽進行實時掃描，無法讀取到下層物資的射頻電子標簽。當頂層的物資被盜，上層物資包裝粘貼的電子標簽不能被有效識讀，同時射頻讀寫器可識讀到下一層的電子標簽，從而引發警情并發出被盜報警信號；當物資移位或跌落時，射頻讀寫器可識讀到下一層的電子標簽，從而引發警情并發出移位報警信號?；诖耍景l明增加金屬遮擋板的作用不是簡單的為了防止下方物資標簽被誤讀，而是在當物資移位或跌落時，能夠讀取下層的電子標簽，以使得能夠對物資移位或跌落進行判斷，繼而本發明實際解決的技術問題應當為：如何在物資跌落后，可發出報警。采用了正確的“本發明實際解決的技術問題”后，才能對創造性作出準確的評價，可見，本領域技術人員在面臨如何在物資跌落后，可發出報警這一問題時，很難想到采用增加金屬遮擋板的方式解決。

　　例2

　　本發明的內容為：

　　一種高壓缸，包括高壓缸本體（1），所述高壓缸本體（1）具有：用于與泵體隔板上的中間流道對齊的對應通道（2）；連通所述高壓缸本體（1）的內腔及所述對應通道（2）的進氣通道（3），所述進氣通道（3）的開口設置于所述高壓缸本體（1）的內壁上；所述進氣通道（3）為由所述高壓缸本體（1）的內壁向所述高壓缸本體（1）的外壁延伸的通孔；所述進氣通道（3）遠離所述高壓缸本體（1）的內腔的一端設置有用于密封的密封塞（4）。

　　審查員認為對比文件公開了本發明的高壓缸、對應通道、中間流道及進氣通道，區別技術特征在于：進氣通道為由高壓缸本體的內壁向高壓缸本體的外壁延伸的通孔；進氣通道遠離高壓缸本體的內腔的一端設置有用于密封的密封塞。基于上述區別技術特征，審查員認為該權利要求實際解決的技術問題是：為了加工方便。其中，為了加工方便，本領域技術人員容易想到將進氣通道設置為通孔，同時在進氣通道遠離高壓缸本體的內腔的一端設置有用于密封的密封塞。因此，不具有專利法第二十二條第三款規定的創造性。

　　同樣地，從上面的推導過程來看，審查員完全按照三步法的要求對本案進行的評價。而本領域技術人員在面臨為了加工方便時，確實很容易想到加工通孔并將通孔的一端通過密封塞密封來解決該問題，從這個角度看，審查員評價該方案沒有創造性，是完全合理的。

　　但是，審查員在確定“本發明實際解決的技術問題”時，并沒有按照三步法的要求進行確定。審查員不是根據上述區別技術特征在本發明中所起的作用確定的本發明實際解決的技術問題，而是根據該區別技術特征能夠起到便于加工的作用來確定本發明實際解決的技術問題為：為了加工方便。本方案中，進氣通道為由高壓缸本體的內壁向高壓缸本體的外壁延伸的通孔；進氣通道遠離高壓缸本體的內腔的一端設置有用于密封的密封塞，能夠起到便于加工的作用，審查員根據該作用，確定了“本發明實際解決的技術問題”。

　　本發明根據說明書中記載了：進氣通道的開口設置于高壓缸本體的內壁上；進氣通道為由高壓缸本體的內壁向高壓缸本體的外壁延伸的通孔，對應通道與該通孔連通，并且，進氣通道位于高壓缸本體的外壁上（遠離高壓缸本體的內腔的一端）的開口通過密封塞密封，避免漏氣。結合附圖可以看出，由于進氣通道為由高壓缸本體的內壁向高壓缸本體的外壁延伸的通孔，即，進氣通道位于高壓缸本體的內壁上的開口為孔狀結構，其內壁與高壓缸本體的兩端面之間均具有實體部分，即，滾子轉動到該處時，滾子沿軸向方向的兩端分別通過開口的內壁與高壓缸本體的兩端面之間的兩個實體部分支撐，進而有效降低了滾子的傾斜程度，降低了滾子與高壓缸本體的內壁及滑片的磨損度，提高高壓壓縮部的使用壽命。因此，本發明中的進氣通道加工為通孔，并在其遠離高壓缸本體的內腔的一端設置密封塞，起到的作用并不是處于為了加工方便的考慮，而是滾子轉動到進氣通道的開口處時，滾子沿軸向方向的兩端分別通過開口的內壁與高壓缸本體的兩端面之間的兩個實體部分支撐。因此，本發明實際要解決的技術問題應當為：降低滾子的傾斜程度，提高使用壽命。由此可見，本領域技術人員在面臨如何降低滾子的傾斜程度這一問題時，很難想到采用進氣通道為由高壓缸本體的內壁向高壓缸本體的外壁延伸的通孔的方式解決。

　　基于上述兩個案例，可以發現“實際要解決的技術問題”定的是否準確，會影響創造性的判斷，而且因為此原因導致的對創造性誤判的案例越來越多，那么為什么會出現這種結果呢。筆者認為審查員在確定區別技術特征所起的作用時出現了錯誤。出現這種問題的審查意見并非根據區別技術特征在本發明中所起的作用而確定作用，并進一步確定“本發明實際解決的技術問題”，而是根據區別技術特征在公知常識中所起的作用確定作用，然后根據確定的作用確定“本發明實際要解決的技術問題”。而在判斷非顯而易見性時，審查員會認為在本領域面臨上述技術問題時，采用該區別技術特征為公知常識。也就是說審查員陷入了死循環，即通過公知常識推導出實際解決的技術問題，在判斷非顯而易見性時，又通過實際解決的技術問題，確定區別技術特征為公知常識。也就是說審查員在確定區別技術特征的作用時，便認定該區別技術特征為公知常識了。避免此問題非常簡單，只需要嚴格按照三步法的方式評價創造性便可。