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歐洲專利程序中針對分案申請的最新修改
2009-12-29文/北京集佳知識產權代理有限公司 王萍
根據2009年3月和10月的一系列決定，EPO委員會對歐洲專利申請程序進行了一系列修改。在將于2010年4月1日生效的最新修改的EPC細則中，與分案申請相關的修改主要涉及細則第36（1）（2）條和第57條，具體內容包括：
1、提交分案的時機；以及
2、提交分案所使用的語言
眾所周知，分案申請涵蓋的主題不能超過母案申請的內容。現行法律僅要求在提出分案申請時，母案仍處在審查過程中，這意味著在母案審結前都可以提交分案申請。
而此次EPC細則36、57的修改影響到分案申請的時機和采用的語言。雖然關于分案申請的內容沒有明顯的變化，但是新細則就分案申請的時機有一些暗示，意味著在特定分案申請中，對可要求保護的主題可能會有限制。
一、關于提交分案申請的時機
EPC新細則第36（1）條
1．申請人可以就任一正在處理的在先歐洲專利申請提出分案申請，條件是：
a．對于已經發出通知書的最早申請【母案】，從實審部門發出首次通知書起算24個月屆滿之前，可以提出分案申請，或者
b．對于認為不符合EPC法第82條的有關要求（只要是首次提出具體異議）的在先申請，從實審部門發出通知書起算24個月屆滿之前，可以提出分案申請。
顯然，新EPC細則第36（1）條對分案申請引入了嚴格的時間限制，區分了被動分案申請（因缺乏單一性）和主動分案申請（其它情況）的情形。
分案時機的計算均從實審部門的首次通知書起算。
現行歐洲專利實踐中，在檢索階段和審查階段相互分隔，兩個階段之間有明確的切換。而實審部門的“首次通知書”幾乎都被解釋為來自實審部門的首次實質審查通知書，因此，即包括依照EPC細則第71（1）條發出的首次通知書（其中指明需要改正的缺陷），也包括依照EPC細則第71（3）條當EPO無異議的情況（指出即將授與專利權）。
關于主動分案
根據新EPC細則第36（1）（a）條，對于已經發出通知的最早申請，在實審部門發出首次通知書起算24個月屆滿之前，允許提出主動分案申請。術語“最早申請”是指已經發出通知書的最早提交的母案申請。
關于被動分案
根據新EPC細則第36（1）（b）條，對于實審部門已經發出認為不符合EPC法第82條要求的通知書（只要是首次提出具體異議）的在先申請，從該通知書發出起算24個月屆滿之前，允許被動分案。
術語“在先申請”是指與該分案申請最相鄰的母案申請，但是否涉及更早的在先母案申請，存疑。
術語“具體異議”可能是指分案申請將被限制為克服所提出的異議的缺陷（即：該提交分案申請的時限僅限于允許針對該具體異議提出分案申請）。
“首次”可解釋為是指針對該申請的第一次，但對一些審查員來說，可能更愿意解釋為針對所有申請的第一次。
關于過渡條款
如果新EPC細則第36（1）條規定的期限在2010年4月1日之前已經屆滿，則分案申請仍可以在2010年4月1日之后的6個月內提出（即：直到2010年10月1日）。如果提交分案的期限在2010年4月1日尚未屆滿，則也可以在2010年4月1日后不少于6個月的時間內提交分案申請。
提交分案申請的期限延長
EPC細則第36條中的期限不能延期。但在申請人盡到謹慎注意的義務情況下仍錯過該期限的，可以依照EPC法第122條要求恢復權利。
分案申請的最低形式要求
雖然理想情況下分案申請應準備一份完整的申請文件，但如需要，可只提交簡單引用母案的分案申請，或許可稍后再提交權利要求。這樣做會招致重要的程序風險，且（在最近申請實踐改變后）增加費用，但在緊急情況下有用。
分案申請可以通過EPO的“epoline”系統電子提交，以立即獲得申請號，電子形式提交也是最經濟和安全的途徑。
申請人的應對措施
對于歐洲申請，需要專門的日程表以保證不錯過提交分案的時機。新細則的實施將會帶來很多分案申請，而且該期限是不能延期，因此建議在2010年10月1日的最后期限前提交分案申請。
此外，應避免提交分案的時間過于靠近2010年10月1日。鑒于提交分案申請的過渡條款意味著屆時EPO服務器將非常繁忙。
對應于大量正在審理中的歐洲專利申請，上述細則的修改也意味著在過渡期將有大量的分案申請。需要將這筆費用加到申請人的預算中，并及早進行評估。
同時，建議向審查部門首次提交權利要求時，應避免權利要求之間缺乏單一性。因為具有單一性的權利要求允許申請人預先安排提交主動分案和被動分案的期限。
對于有分案傾向的部分，如果希望延遲處理（例如藥學領域的申請），采用非EPO作為其ISA來提交PCT申請是有意義的，這樣可以最大化申請日與首次通知書之間間隔的時間。
二、關于分案申請的語言
EPO的官方語言是英語、法語和德語。通常的歐洲申請可以用其它語言提交，但是必須再提交一份官方語言的譯文。在EPO階段的任何時間，可以修改譯文使其含義與最初的語言更加一致（參見EPC法第14條）。
現行EPC法第14條（部分）
1、EPO的官方語言是英語、法語和德語。
2、歐洲專利申請應以任一種官方語言提出，或者如果以其它任何語言提出，應遵照實施細則翻譯成官方語言之一。在EPO的整個程序中，可使得譯文與原始提交的申請相符。如果在規定時間內未提交所要求的譯文，申請視為撤回。
3、歐洲專利申請提交所用的EPO官方語言或譯文所用的EPO官方語言，應在EPO階段的所有程序中使用。除非實施細則另有規定的除外。
通過新EPC細則修改，分案申請語言要求的改變彌補了現有程序上的陷阱，使得以非EPC語言提交比以前更安全。
具體的，分案申請必須以申請程序中所使用的語言（英語、法語或德語）提交。對于最初提交的語言是英語、法語或德語之外的其它語言（如一份中文的PCT申請）同樣如此。這意味著在分案申請的程序中，不再可能修改譯文使其與母案使用語言的含義更加一致。
而新EPC細則第36（2）條規定，即使是非EPO語言，也允許基于原始的語言提交分案申請，但在兩個月內要提交譯文（參見新EPC細則第36（2）條）。
新EPC細則36（2）
2、分案申請應以在先申請程序中所用的語言提出。如果在先申請不是EPO官方語言，分案申請可以在先申請的語言提出；在提出分案申請兩個月內應提交在先申請程序中使用語言的譯文；分案申請應向慕尼黑、海牙或柏林的EPO提出。
新EPC細則第57（a）條（附后）修改后包括了對已提交譯文的核查。這就意味著可適用EPC細則第58條（附后），提交譯文的期限可以從發出通知起再延長兩個月。
新EPC細則第57（a）條
如果歐洲專利申請已獲得申請日，EPO應根據EPC法第90條第三段審查，是否：
a)EPC法第14條第二段，細則第36條第二段第二句，或細則第40條第三段第二句要求的申請譯文，已在規定期限內提交；
b)……
現行EPC細則第58條
如果歐洲專利申請不符合細則第57a)到d)，h)和i)的要求，EPO應通知申請人,要求其在兩個月內改正缺陷。說明書、權利要求和附圖僅在足以彌補這些缺陷的范圍內修改。
根據2009年3月和10月的一系列決定，EPO委員會對歐洲專利申請程序進行了一系列修改。在將于2010年4月1日生效的最新修改的EPC細則中，與分案申請相關的修改主要涉及細則第36（1）（2）條和第57條，具體內容包括：
1、提交分案的時機；以及
2、提交分案所使用的語言
眾所周知，分案申請涵蓋的主題不能超過母案申請的內容。現行法律僅要求在提出分案申請時，母案仍處在審查過程中，這意味著在母案審結前都可以提交分案申請。
而此次EPC細則36、57的修改影響到分案申請的時機和采用的語言。雖然關于分案申請的內容沒有明顯的變化，但是新細則就分案申請的時機有一些暗示，意味著在特定分案申請中，對可要求保護的主題可能會有限制。
一、關于提交分案申請的時機
EPC新細則第36（1）條
1．申請人可以就任一正在處理的在先歐洲專利申請提出分案申請，條件是：
a．對于已經發出通知書的最早申請【母案】，從實審部門發出首次通知書起算24個月屆滿之前，可以提出分案申請，或者
b．對于認為不符合EPC法第82條的有關要求（只要是首次提出具體異議）的在先申請，從實審部門發出通知書起算24個月屆滿之前，可以提出分案申請。
顯然，新EPC細則第36（1）條對分案申請引入了嚴格的時間限制，區分了被動分案申請（因缺乏單一性）和主動分案申請（其它情況）的情形。
分案時機的計算均從實審部門的首次通知書起算。
現行歐洲專利實踐中，在檢索階段和審查階段相互分隔，兩個階段之間有明確的切換。而實審部門的“首次通知書”幾乎都被解釋為來自實審部門的首次實質審查通知書，因此，即包括依照EPC細則第71（1）條發出的首次通知書（其中指明需要改正的缺陷），也包括依照EPC細則第71（3）條當EPO無異議的情況（指出即將授與專利權）。
關于主動分案
根據新EPC細則第36（1）（a）條，對于已經發出通知的最早申請，在實審部門發出首次通知書起算24個月屆滿之前，允許提出主動分案申請。術語“最早申請”是指已經發出通知書的最早提交的母案申請。
關于被動分案
根據新EPC細則第36（1）（b）條，對于實審部門已經發出認為不符合EPC法第82條要求的通知書（只要是首次提出具體異議）的在先申請，從該通知書發出起算24個月屆滿之前，允許被動分案。
術語“在先申請”是指與該分案申請最相鄰的母案申請，但是否涉及更早的在先母案申請，存疑。
術語“具體異議”可能是指分案申請將被限制為克服所提出的異議的缺陷（即：該提交分案申請的時限僅限于允許針對該具體異議提出分案申請）。
“首次”可解釋為是指針對該申請的第一次，但對一些審查員來說，可能更愿意解釋為針對所有申請的第一次。
關于過渡條款
如果新EPC細則第36（1）條規定的期限在2010年4月1日之前已經屆滿，則分案申請仍可以在2010年4月1日之后的6個月內提出（即：直到2010年10月1日）。如果提交分案的期限在2010年4月1日尚未屆滿，則也可以在2010年4月1日后不少于6個月的時間內提交分案申請。
提交分案申請的期限延長
EPC細則第36條中的期限不能延期。但在申請人盡到謹慎注意的義務情況下仍錯過該期限的，可以依照EPC法第122條要求恢復權利。
分案申請的最低形式要求
雖然理想情況下分案申請應準備一份完整的申請文件，但如需要，可只提交簡單引用母案的分案申請，或許可稍后再提交權利要求。這樣做會招致重要的程序風險，且（在最近申請實踐改變后）增加費用，但在緊急情況下有用。
分案申請可以通過EPO的“epoline”系統電子提交，以立即獲得申請號，電子形式提交也是最經濟和安全的途徑。
申請人的應對措施
對于歐洲申請，需要專門的日程表以保證不錯過提交分案的時機。新細則的實施將會帶來很多分案申請，而且該期限是不能延期，因此建議在2010年10月1日的最后期限前提交分案申請。
此外，應避免提交分案的時間過于靠近2010年10月1日。鑒于提交分案申請的過渡條款意味著屆時EPO服務器將非常繁忙。
對應于大量正在審理中的歐洲專利申請，上述細則的修改也意味著在過渡期將有大量的分案申請。需要將這筆費用加到申請人的預算中，并及早進行評估。
同時，建議向審查部門首次提交權利要求時，應避免權利要求之間缺乏單一性。因為具有單一性的權利要求允許申請人預先安排提交主動分案和被動分案的期限。
對于有分案傾向的部分，如果希望延遲處理（例如藥學領域的申請），采用非EPO作為其ISA來提交PCT申請是有意義的，這樣可以最大化申請日與首次通知書之間間隔的時間。
二、關于分案申請的語言
EPO的官方語言是英語、法語和德語。通常的歐洲申請可以用其它語言提交，但是必須再提交一份官方語言的譯文。在EPO階段的任何時間，可以修改譯文使其含義與最初的語言更加一致（參見EPC法第14條）。
現行EPC法第14條（部分）
1、EPO的官方語言是英語、法語和德語。
2、歐洲專利申請應以任一種官方語言提出，或者如果以其它任何語言提出，應遵照實施細則翻譯成官方語言之一。在EPO的整個程序中，可使得譯文與原始提交的申請相符。如果在規定時間內未提交所要求的譯文，申請視為撤回。
3、歐洲專利申請提交所用的EPO官方語言或譯文所用的EPO官方語言，應在EPO階段的所有程序中使用。除非實施細則另有規定的除外。
通過新EPC細則修改，分案申請語言要求的改變彌補了現有程序上的陷阱，使得以非EPC語言提交比以前更安全。
具體的，分案申請必須以申請程序中所使用的語言（英語、法語或德語）提交。對于最初提交的語言是英語、法語或德語之外的其它語言（如一份中文的PCT申請）同樣如此。這意味著在分案申請的程序中，不再可能修改譯文使其與母案使用語言的含義更加一致。
而新EPC細則第36（2）條規定，即使是非EPO語言，也允許基于原始的語言提交分案申請，但在兩個月內要提交譯文（參見新EPC細則第36（2）條）。
新EPC細則36（2）
2、分案申請應以在先申請程序中所用的語言提出。如果在先申請不是EPO官方語言，分案申請可以在先申請的語言提出；在提出分案申請兩個月內應提交在先申請程序中使用語言的譯文；分案申請應向慕尼黑、海牙或柏林的EPO提出。
新EPC細則第57（a）條（附后）修改后包括了對已提交譯文的核查。這就意味著可適用EPC細則第58條（附后），提交譯文的期限可以從發出通知起再延長兩個月。
新EPC細則第57（a）條
如果歐洲專利申請已獲得申請日，EPO應根據EPC法第90條第三段審查，是否：
a)EPC法第14條第二段，細則第36條第二段第二句，或細則第40條第三段第二句要求的申請譯文，已在規定期限內提交；
b)……
現行EPC細則第58條
如果歐洲專利申請不符合細則第57a)到d)，h)和i)的要求，EPO應通知申請人,要求其在兩個月內改正缺陷。說明書、權利要求和附圖僅在足以彌補這些缺陷的范圍內修改。
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