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關于必要技術特征相關問題的探討
2007-08-06文/北京集佳知識產權代理有限公司 李文紅
權利要求書是專利申請文件的核心組成部分，在專利申請、審批及授權后的專利運營等方面都起著重要的作用。鑒于權利要求書，尤其是其中的獨立權利要求的重要性，專利法實施細則第二十一條第二款明確了獨立權利要求的一種形式規范：“獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。”
由于專利法實施細則第二十一條第二款是專利實質審查程序中審查權利要求書時的審查要點，并且是法定的無效宣告理由，因此，如果獨立權利要求缺少必要技術特征，將可能導致專利申請被駁回或者專利權的無效。反之，如果在獨立權利要求中記載了除必要技術特征之外的非必要技術特征，則由于發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，會縮小專利的保護范圍，直接影響到申請人的利益。因此，在專利申請文件的撰寫過程中，為了獲得質量較高的專利申請文件，需要準確理解“必要技術特征”這一法律概念。
專利法實施細則第二十一條第二款包含兩個要求：一個是獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，一個是獨立權利要求應當記載解決技術問題的必要技術特征。對這兩個要求之間的關系存在兩種不同的理解：一種觀點認為這兩個要求是并列的關系，也就是說，即使記載了解決技術問題的必要技術特征，也不一定就能夠從整體上反映技術方案；另一種觀點認為這兩個要求是實質和形式的關系，即只要記載了解決技術問題的必要技術特征（形式），就一定能夠從整體上反映技術方案（實質）。
對于上述問題，《審查指南》采用的是第二種觀點，其對“必要技術特征”作了如下說明：“必要技術特征是指，發明或者實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特征，其總和足以構成發明或者實用新型的技術方案，使之區別于背景技術中所述的其他技術方案。”
對于這一說明，如果僅從字面上理解，似乎存在矛盾之處。以《審查指南》舉出的一項有關照相機的發明為例，該發明的改進之處僅在于照相機的快門。也就是說，為解決現有技術在照相機快門方面存在的技術問題，該發明對快門相關的技術特征進行了改進，并不涉及照相機的透鏡和取景窗等技術特征。在該發明中，解決技術問題所不可缺少的技術特征（即快門相關的技術特征）的總和似乎不足以構成發明的技術方案（照相機）。
但是，仔細推敲，就可以發現上述字面理解的錯誤原因：對“為解決其技術問題所不可缺少的技術特征”這一表述的理解過于狹隘，局限于本發明相對現有技術作出貢獻的那些技術特征。
對此，筆者認為：“解決其技術問題”的表述中隱含了一個前提，即技術方案必須完整。也就是說，“解決其技術問題”的含義包括：提供一個完整的技術方案，該技術方案能夠解決現有技術存在的技術問題。或者說，解決技術問題的是一個完整的技術方案，為解決其技術問題所不可缺少的技術特征包括本發明相對現有技術作出貢獻的那些技術特征，也包括與現有技術共有的，使得本發明的主題得以成立的技術特征。在上述照相機的例子中，解決技術問題所不可缺少的技術特征不僅包括本發明對現有技術做出貢獻的改進的快門相關的技術特征，還包括構成照相機所必需的透鏡和取景窗等技術特征。
由此，可以將“必要技術特征”進一步區分為兩種類型：
問題相關必要技術特征，是指與解決技術問題直接相關的必要技術特征，缺少這些技術特征，則無法解決現有技術中存在的技術問題，例如上述例子的快門相關的技術特征；
完整相關必要技術特征，是指與解決技術問題關系不夠密切、但是與主題相關的技術特征，缺少這些技術特征，則技術方案不完整，不能構成完整的發明主題，例如上述例子中的透鏡和取景窗。
細分下去，問題相關必要技術特征一般包括本發明與現有技術共有的技術特征和本發明區別于現有技術、對現有技術做出貢獻的技術特征。例如，在上述照相機相關發明的例子中，快門是本發明與現有技術共有的技術特征，對快門的改進是本發明對現有技術做出貢獻的技術特征。可以分別稱之為已知必要技術特征和區別必要技術特征。
通常，完整相關必要技術特征是發明和現有技術共有的技術特征，一般會在發明主題中隱含體現，例如照相機這一術語會隱含“透鏡”和“取景窗”等技術特征；相應地，撰寫獨立權利要求時，對于能夠在發明主題中隱含體現出來的完整相關必要技術特征通常可以省略。
問題相關必要技術特征中的區別必要技術特征是發明相對現有技術有所區別的技術特征，是發明中對現有技術做出貢獻的技術特征，不會隱含在發明主題中。因此，在撰寫獨立權利要求時，區別必要技術特征必須進行記載。
而問題相關必要技術特征中的已知必要技術特征也是發明和現有技術共有的技術特征，一般會在發明主題中隱含體現，例如照相機這一術語會隱含“快門”這一技術特征；但是，撰寫獨立權利要求時，如果省略已知必要技術特征，有時會造成對區別必要技術特征的記載不夠清楚。例如，在上述例子中，如果不記載“快門”這一技術特征，則會造成無法對“快門改進相關技術特征”進行描述。
也就是說，在撰寫獨立權利要求時，一般可以省略完整相關必要技術特征，但是應當記載問題相關必要技術特征，以從整體上反映發明或實用新型的技術方案。據此，《審查指南》提供的有關照相機的發明的例子中，其權利要求的前序部分只要寫出“一種照相機，包括布簾式快門”就可以了，不需要將其他共有特征，例如透鏡和取景窗等照相機零部件都寫在前序部分中。在特征部分則應當記載快門改進相關的必要技術特征。
值得注意的是，由于可以在獨立權利要求中省略完整相關必要技術特征，一旦獲得專利權后，對于其保護范圍的確定存在一些需要探討的問題。例如，所述被省略掉的完整相關必要技術特征是否構成對專利權保護范圍的限定？以上述照相機相關發明為例，假設在專利權的存續期內出現了一種新的照相機，其包括上述獨立權利要求中明確記載的全部必要技術特征（即問題相關必要技術特征），但是該新的照相機沒有采用透鏡，而是采用其他的光學元件來實現，也就是說，該新的照相機不具有上面討論的完整相關必要技術特征，則該新的照相機是否落入所述獨立權利要求的保護范圍？
最高人民法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第17條規定：專利法第五十六條第一款所稱的“發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求”，是指專利權的保護范圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特征所確定的范圍為準，也包括與該必要技術特征相等同的特征所確定的范圍。
注意到最高人民法院采用了“明確記載”這一表述，因此，在上述的例子中，應當認定該新的照相機落入了所述獨立權利要求的保護范圍。
這里的問題實質在于，完整相關必要技術特征在專利申請時雖然是構成發明主題所不可缺少的技術特征，但是進行侵權判定的時間基點不是申請日，而是以侵權行為發生時為分界點，即以侵權行為發生日來判斷被控侵權產品是否落入專利權的保護范圍。換言之，完整相關必要技術特征雖然在申請日是使得發明主題得以成立所不可缺少的技術特征，但是隨著科技的進展，在侵權行為日有可能已經出現替代的方式，只要這些發展不對問題相關必要技術特征的實現產生影響，就不應當對專利權的保護范圍產生影響。因此，筆者認為，所述被省略掉的完整相關必要技術特征不構成對專利權保護范圍的限定。
正因為如此，在撰寫獨立權利要求時，應盡量避免記載完整相關必要技術特征，以免對申請人的利益帶來無謂的損失。
權利要求書是專利申請文件的核心組成部分，在專利申請、審批及授權后的專利運營等方面都起著重要的作用。鑒于權利要求書，尤其是其中的獨立權利要求的重要性，專利法實施細則第二十一條第二款明確了獨立權利要求的一種形式規范：“獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。”
由于專利法實施細則第二十一條第二款是專利實質審查程序中審查權利要求書時的審查要點，并且是法定的無效宣告理由，因此，如果獨立權利要求缺少必要技術特征，將可能導致專利申請被駁回或者專利權的無效。反之，如果在獨立權利要求中記載了除必要技術特征之外的非必要技術特征，則由于發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，會縮小專利的保護范圍，直接影響到申請人的利益。因此，在專利申請文件的撰寫過程中，為了獲得質量較高的專利申請文件，需要準確理解“必要技術特征”這一法律概念。
專利法實施細則第二十一條第二款包含兩個要求：一個是獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，一個是獨立權利要求應當記載解決技術問題的必要技術特征。對這兩個要求之間的關系存在兩種不同的理解：一種觀點認為這兩個要求是并列的關系，也就是說，即使記載了解決技術問題的必要技術特征，也不一定就能夠從整體上反映技術方案；另一種觀點認為這兩個要求是實質和形式的關系，即只要記載了解決技術問題的必要技術特征（形式），就一定能夠從整體上反映技術方案（實質）。
對于上述問題，《審查指南》采用的是第二種觀點，其對“必要技術特征”作了如下說明：“必要技術特征是指，發明或者實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特征，其總和足以構成發明或者實用新型的技術方案，使之區別于背景技術中所述的其他技術方案。”
對于這一說明，如果僅從字面上理解，似乎存在矛盾之處。以《審查指南》舉出的一項有關照相機的發明為例，該發明的改進之處僅在于照相機的快門。也就是說，為解決現有技術在照相機快門方面存在的技術問題，該發明對快門相關的技術特征進行了改進，并不涉及照相機的透鏡和取景窗等技術特征。在該發明中，解決技術問題所不可缺少的技術特征（即快門相關的技術特征）的總和似乎不足以構成發明的技術方案（照相機）。
但是，仔細推敲，就可以發現上述字面理解的錯誤原因：對“為解決其技術問題所不可缺少的技術特征”這一表述的理解過于狹隘，局限于本發明相對現有技術作出貢獻的那些技術特征。
對此，筆者認為：“解決其技術問題”的表述中隱含了一個前提，即技術方案必須完整。也就是說，“解決其技術問題”的含義包括：提供一個完整的技術方案，該技術方案能夠解決現有技術存在的技術問題。或者說，解決技術問題的是一個完整的技術方案，為解決其技術問題所不可缺少的技術特征包括本發明相對現有技術作出貢獻的那些技術特征，也包括與現有技術共有的，使得本發明的主題得以成立的技術特征。在上述照相機的例子中，解決技術問題所不可缺少的技術特征不僅包括本發明對現有技術做出貢獻的改進的快門相關的技術特征，還包括構成照相機所必需的透鏡和取景窗等技術特征。
由此，可以將“必要技術特征”進一步區分為兩種類型：
問題相關必要技術特征，是指與解決技術問題直接相關的必要技術特征，缺少這些技術特征，則無法解決現有技術中存在的技術問題，例如上述例子的快門相關的技術特征；
完整相關必要技術特征，是指與解決技術問題關系不夠密切、但是與主題相關的技術特征，缺少這些技術特征，則技術方案不完整，不能構成完整的發明主題，例如上述例子中的透鏡和取景窗。
細分下去，問題相關必要技術特征一般包括本發明與現有技術共有的技術特征和本發明區別于現有技術、對現有技術做出貢獻的技術特征。例如，在上述照相機相關發明的例子中，快門是本發明與現有技術共有的技術特征，對快門的改進是本發明對現有技術做出貢獻的技術特征。可以分別稱之為已知必要技術特征和區別必要技術特征。
通常，完整相關必要技術特征是發明和現有技術共有的技術特征，一般會在發明主題中隱含體現，例如照相機這一術語會隱含“透鏡”和“取景窗”等技術特征；相應地，撰寫獨立權利要求時，對于能夠在發明主題中隱含體現出來的完整相關必要技術特征通常可以省略。
問題相關必要技術特征中的區別必要技術特征是發明相對現有技術有所區別的技術特征，是發明中對現有技術做出貢獻的技術特征，不會隱含在發明主題中。因此，在撰寫獨立權利要求時，區別必要技術特征必須進行記載。
而問題相關必要技術特征中的已知必要技術特征也是發明和現有技術共有的技術特征，一般會在發明主題中隱含體現，例如照相機這一術語會隱含“快門”這一技術特征；但是，撰寫獨立權利要求時，如果省略已知必要技術特征，有時會造成對區別必要技術特征的記載不夠清楚。例如，在上述例子中，如果不記載“快門”這一技術特征，則會造成無法對“快門改進相關技術特征”進行描述。
也就是說，在撰寫獨立權利要求時，一般可以省略完整相關必要技術特征，但是應當記載問題相關必要技術特征，以從整體上反映發明或實用新型的技術方案。據此，《審查指南》提供的有關照相機的發明的例子中，其權利要求的前序部分只要寫出“一種照相機，包括布簾式快門”就可以了，不需要將其他共有特征，例如透鏡和取景窗等照相機零部件都寫在前序部分中。在特征部分則應當記載快門改進相關的必要技術特征。
值得注意的是，由于可以在獨立權利要求中省略完整相關必要技術特征，一旦獲得專利權后，對于其保護范圍的確定存在一些需要探討的問題。例如，所述被省略掉的完整相關必要技術特征是否構成對專利權保護范圍的限定？以上述照相機相關發明為例，假設在專利權的存續期內出現了一種新的照相機，其包括上述獨立權利要求中明確記載的全部必要技術特征（即問題相關必要技術特征），但是該新的照相機沒有采用透鏡，而是采用其他的光學元件來實現，也就是說，該新的照相機不具有上面討論的完整相關必要技術特征，則該新的照相機是否落入所述獨立權利要求的保護范圍？
最高人民法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第17條規定：專利法第五十六條第一款所稱的“發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求”，是指專利權的保護范圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特征所確定的范圍為準，也包括與該必要技術特征相等同的特征所確定的范圍。
注意到最高人民法院采用了“明確記載”這一表述，因此，在上述的例子中，應當認定該新的照相機落入了所述獨立權利要求的保護范圍。
這里的問題實質在于，完整相關必要技術特征在專利申請時雖然是構成發明主題所不可缺少的技術特征，但是進行侵權判定的時間基點不是申請日，而是以侵權行為發生時為分界點，即以侵權行為發生日來判斷被控侵權產品是否落入專利權的保護范圍。換言之，完整相關必要技術特征雖然在申請日是使得發明主題得以成立所不可缺少的技術特征，但是隨著科技的進展，在侵權行為日有可能已經出現替代的方式，只要這些發展不對問題相關必要技術特征的實現產生影響，就不應當對專利權的保護范圍產生影響。因此，筆者認為，所述被省略掉的完整相關必要技術特征不構成對專利權保護范圍的限定。
正因為如此，在撰寫獨立權利要求時，應盡量避免記載完整相關必要技術特征，以免對申請人的利益帶來無謂的損失。
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