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文/集佳知識產權代理有限公司西安分部 閆小青
伴隨著全球經濟一體化節奏加快，國際貿易不僅在規模上涵蓋更多國家，而且在形式上也更趨于多樣化。中國作為一個貿易大國，除了傳統的國與國之間的貿易關系之外，商品生產的合作也成為各國與我國進行經濟交流合作的優選方式。于此，OEM這種經濟合作模式在我國的涉外加工貿易中甚為流行。在從OEM合作中受益的同時，圍繞貼牌商標的“侵權”問題也日益突出，成為相關國內外學者以及學術會議的熱點議題和輿論焦點。我國司法實務中對此問題的判定也存在“同案不同判”的現象，這在一定程度上制約了我國OEM的良好發展。
一、OEM的含義
OEM 為英文“Original Equipment Manufacture”的縮寫，中文譯為“原始設備制造”，在我國它還有“貼牌生產”、“貼牌加工”、“定牌生產”、“定牌加工”等多種稱謂，但其含義均為根據境外委托方（定作方）提供的商標（通常為已注冊商標），境內受托方（加工方）依據雙方約定為委托方加工使用該特定商標或品牌的商品，并且將該產品全部交由委托方返銷國外的經營活動（該委托方在中國國內沒有該注冊商標的商標權人），委托方根據約定向加工方支付相應費用。其主要特征體現為：交易主體的跨國性、委托方對所加工商品的商標權利的專有性、以及委托方對OEM產品流向的嚴格把控性。
二、“OEM商標侵權”在司法實務判決的現狀
據相關數據顯示，OEM案件量呈現逐年遞增的趨勢，最早審結時間可追溯至2002年，2010年以后數量明顯增加。依據法院對OEM商標侵權審判案例，其所涉及的訴訟性質主要分為行政訴訟與民事訴訟，盡管訴訟性質各異，但是法院司法判決關注的核心還是在于OEM這種貼牌行為是否屬于商標侵權行為。通過觀察發現，OEM民事案件中主要涉及到“侵權”認定，行政案件則主要是“使用”認定。
案例一
1、案情簡介
2003年5月21日，國家商標局核準自然人許浩榮“PRETUL及橢圓圖形”商標注冊申請（商標注冊證號：第3071808號），核定使用商品第6類，包括：家具用金屬附件；五金鎖具；掛鎖；金屬鎖（非電）等。2010年3月27日，國家商標局核準萊斯公司受讓該注冊商標。
墨西哥國儲伯公司在墨西哥等多個國家和地區在第6、8等類別上注冊了“PRETUL”或“PRETUL及橢圓圖形”商標，其中注冊號為770611、注冊類別為第6類的“PRETUL”商標于2002年11月27日在墨西哥完成注冊。
2010年8月10日，浦江亞環鎖業有限公司與儲伯公司分別簽訂兩份《售貨確認書》，約定亞環公司供給儲伯公司掛鎖684打和10233打。后亞環公司向海關申報出口時，萊斯公司以侵犯其注冊商標專用權為由，申請寧波海關予以扣留。經核實，該兩批掛鎖的鎖體、鑰匙及所附的產品說明書上均帶有“PRETUL”商標，而掛鎖包裝盒上則均標有“PRETUL及橢圓圖形”商標。產品包裝盒及產品說明書用西班牙文特別標明：“進口商：儲伯公司”、“中國制造”以及儲伯公司的地址、電話、傳真等內容，但并未標注與亞環公司有關的信息。
2011年1月30日，萊斯公司將本案訴至寧波市中級人民法院。請求判令亞環公司停止侵權并賠償經濟損失。
2、判決結果
寧波中院一審依照商標法及司法解釋相關規定，對“雙相同”推定絕對混淆，對不相同商標則依據國內相關公眾“接觸可能性”排除混淆可能性，從而判定相同商標商品構成侵權，不相同商標商品不構成侵權。
浙江省高院則嚴格遵循“商標地域性”原則，以“商標法及司法解釋均無例外規定”為由，拒絕承認“貼牌加工”的特殊性，判定相同、近似商標均構成侵權。
2015年11月26日，最高人民法院作出(2014)民提字第38號案再審判決，撤銷一、二審判決，認定本案不構成商標侵權。本案中，根據原審法院查明的事實，儲伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標權利人（第6類、第8類）。亞環公司受儲伯公司委托，按照其要求生產掛鎖，在掛鎖上使用“PRETUL”相關標識并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標識不會在我國領域內發揮商標的識別功能，不具有使我國的相關公眾將貼附該標志的商品，與萊斯公司生產的商品的來源產生混淆和誤認的可性能。商標作為區分商品或者服務來源的標識，其基本功能在于商標的識別性，亞環公司依據儲伯公司的授權，上述使用相關“PRETUL”標志的行為，在中國境內僅屬物理貼附行為，為儲伯公司在其享有商標專用權的墨西哥國使用其商標提供了必要的技術性條件，在中國境內并不具有識別商品來源的功能。因此，亞環公司在委托加工產品上貼附的標志，既不具有區分所加工商品來源的意義，也不能實現識別該商品來源的功能，故其所貼附的標志不具有商標的屬性，在產品上貼附標志的行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為。
判決認為: 商標法保護商標的基本功能，是保護其識別性。判斷在相同商品上使用相同的商標，或者判斷在相同商品上使用近似的商標，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標是否容易導致混淆，要以商標發揮或者可能發揮識別功能為前提。也就是說是否破壞商標的識別功能，是判斷是否構成侵害商標權的基礎。在商標并不能發揮識別作用，并非商標法意義上的商標使用的情況下，判斷是否在相同商品上使用相同的商標，或者判斷在相同商品上使用近似的商標，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標是否容易導致混淆，都不具實際意義。
案例二
1、案情簡介
上海柴油機股份有限公司(下稱上柴公司)在柴油機等商品上注冊了“東風”圖文組合商標，2000年，該商標被認定為馳名商標。2013年10月1日，江蘇常佳金峰動力機械有限公司(下稱常佳公司)與印尼PT ADI公司簽訂委托書，即PT ADI公司以“DONG FENG(東風)”商標持有人的身份委托常佳公司以該商標生產柴油機及柴油機組件，但僅可以在印尼銷售。印尼PT ADI公司是一家在印尼注冊成立的公司，其于1987年1月在印尼注冊“東風 DONG FENG”商標，核定于柴油發動機等商品上。
2013年10月，常佳公司向常州海關申報出口柴油機配件，運抵國印尼，該批貨物上的標識與上柴公司涉案商標相同，與印尼PT ADI公司的商標亦相同。上柴公司主張常佳公司未經其許可，在柴油機等同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，構成商標侵權，遂向法院提起訴訟。
2、判決結果
常州市中級人民法院一審(2014)常知民初字第1號判決書中認為：侵犯商標權的本質即是對商標識別功能的破壞，非識別商品來源意義上的使用行為，不構成商標法意義上的商標使用行為。本案中，常佳公司依照委托人提供的印尼商標證書生產制造涉案柴油機配件且全部出口印尼，其在我國境內不進入市場流通領域的附加商標行為，在我國境內不具有識別商品來源的功能，不構成商標法意義上的商標使用行為，故常佳公司的行為不構成商標侵權。遂判決：駁回上柴公司的訴訟請求。
一審宣判后，上柴公司不服，上訴至江蘇省高級人民法院。二審法院在(2015)蘇知民終字第00036號判決書中詳細梳理了本院認定侵權與不侵權的兩個在先判決的裁判思路，進一步確立并完善了“必要審查注意義務”的裁判標準。認為：即雖然常佳公司的行為屬于涉外定牌加工行為，但常佳公司系明知上柴公司涉案“東風”商標為馳名商標，卻仍受托貼牌生產，在被控侵權產品上使用與上柴公司“東風”商標相同的商標，未盡到合理注意與避讓義務，損害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注冊商標專用權?？紤]到常佳公司所獲取的利潤僅僅是加工費、常佳公司生產的被控侵權產品全部出口至印尼，未在我國市場上銷售，對上柴公司的國內市場份額未產生影響等因素，最終，二審法院判決常佳公司停止侵權、賠償損失10萬元及為制止侵權行為所支付的合理開支11.675萬元。
2017年12月28日，最高人民法院在常佳公司與上柴公司商標侵權糾紛案再審民事判決（(2016)最高法民再339號）中認為：
1、一般來講，不用于識別或區分來源的商標使用行為，不會對商品或服務的來源產生誤導或引發混淆，以致影響商標發揮指示商品或服務來源的功能，不構成商標法意義上的侵權行為。
2、常佳公司依據印尼PTADI公司合法擁有的商標權受托生產柴油機及柴油機組件，并將產品完全出口至印度尼西亞銷售，相關標識指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊商標在國內市場上的正常識別區分功能，不會導致相關公眾的混淆誤認。
3、在經濟發展全球化程度不斷加深，國際貿易分工與經貿合作日益緊密的復雜形勢下，人民法院審理商標侵權糾紛案件應當結合國際經貿形勢發展的客觀現實，對特定時期特定市場的交易形式進行具體分析，準確判斷相關行為對于商標權人合法權益的實際影響。考慮到定牌加工是一種常見的、合法的國際貿易形式，除非有相反證據顯示常佳公司接受委托未盡合理注意義務，其受托加工行為對上柴公司的商標權造成了實質性的損害，一般情況下不應認定其上述行為侵害了上柴公司的商標權。
4、就本案而言，常佳公司作為定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工業務時，已經審查了相關權利證書資料，充分關注了委托方的商標權利狀態……對于相關商標權利狀況已經適當履行了審慎適當的注意義務。 5、常佳公司從事本案所涉貼牌加工業務之時，上柴公司自行使用相同商標生產相關或同類相關產品，實際已經無法合法出口至印度尼西亞銷售。在此情況下，常佳公司根據印尼PTADI公司授權委托從事涉案定牌加工業務，對于上柴公司在印度尼西亞境內基于涉案商標爭取競爭機會和市場利益，并不造成實質影響。即便綜合國際貿易現實需要進行綜合衡量，也沒有足夠理由認定常佳公司從事涉案定牌加工行為已對上柴公司造成實質損害，并進而有必要作為商標法意義上的侵權行為予以認定。
根據以上兩個案例可以看到：目前對于OEM是否夠成商標侵權并沒有一個簡單的標準，而是應該根據個案的不同情形來認定是否構成侵權。不難發現法院對于不同案件抑或同一案件的不同審級的法院所作出的判決都是截然不同的。尤見對待這一問題法院還是持有各自不同的主張。其判決的結果可以分為認定侵權和不認定侵權兩大類，究其裁判依據大致從以下幾方面考量：第一，OEM的產品全部交付境外委托方，是否會造成與國內相同或近似商標的混淆與誤認；第二，OEM生產行為是否造成對國內商標權人的真實損害；第三，在OEM加工商品上貼附商標的行為是否構成商標法上的“商標使用”。此外，從上述案例中可以看到法院在審判此類案件中所提出了兩項明確的裁判標準，即要求國內接受委托的生產企業應當進到合理注意和必要審查義務以及法院對此類案件的商標侵權所發生的“實質性損害”的要求和認定。同時提出在處理OEM 業務糾紛時，要考慮OEM企業及業務的現存實際情況等相關因素，尤其是在法律及司法政策的適用方面，不僅要以我國現行的《商標法》為依據，同時還要充分考慮推動國際貿易發展的現實需要。提倡誠實守信的商標注冊氛圍，遏制惡意搶注行為的發生，從而平衡國內商標權人、OEM加工企業與境外商標權人或商標使用權人的利益。
三、OEM對我國企業的特殊意義
目前OEM作為一種頗受歡迎的國際貿易形式，其對我國的經濟增長、企業發展、社會就業等方面具有不可忽視的重要意義。首先，OEM實現了資源合理化配置。部分中小制造業因缺乏資本的市場運作機制和金融支持，導致產品市場占有率堪憂。但是通過OEM合作機制則可以借力大企業的品牌效應，使更多的經銷商和消費者認識自己從而擴大銷售；其次，通過OEM的合作方式，也是中國企業了解新產品、學習新技術的良機和有效途徑，從而受之啟發完善自身；第三，OEM的生產貿易方式可以充分利用閑置人員，達到創造社會效益，增加企業經濟利潤之目的。
四、OEM企業防止商標侵權的對策建議
OEM將品牌、渠道與生產能力的有機結合，是社會化大生產的必由之路，但其背后也隱藏著知識產權糾紛、產品質量糾紛等法律風險，這要求OEM企業在從中受益的同時，還應該樹立風險防范意識，防微杜漸，維護自身的合法權益，從而免于因自身只追求利益最大化而忽視了風險規避，讓企業陷入冗長繁雜的訴訟糾紛中。
1、全面細致審核境外委托方加工產品貼附的商標權屬情況
首先，審核境外委托方提供的主體資格證明等資質文件以及商標權利證明文件，確保其所提供文件為合法有效。如境外委托方并非商標權利的所有人，只是享有授權使用的商標使用權人，還應特別注意其授權文件是否明確有轉授權的資格；其次，要審核核定的使用商標類別（基于尼斯分類的商標類別）與委托加工生產的商品類別要保持一致；再次，委托生產商品使用的商標必須與權利證書上的商標完全一致；最后，確認出口目的國。還有一點不能忽視的是在審查境外委托方所提供商標在其本國的商標權屬情況外，還應審查該商標在我國的權屬情況。
2、規范簽訂OEM合同，細化權利和義務，權責明確
基于OEM所產生的承攬合同應書面簽訂，明確具體權利義務的內容，細化到個字，主要包括：合同雙方的名稱、住所、所承攬標的情況，標的物的數量和質量，原材料的提供以及原材料的數量和質量要求，報酬，承攬方式，合同履行的期限、地點、方式，驗收方法及標準，違約責任等內容，這些內容都應該在合同中有嚴格、完整、有效的約定，使權責明確，若出現糾紛時有據可循。完善OEM合同審查機制也是防止侵權糾紛的一道有力防線。
3、培養品牌自創能力，加強自有品牌建設
毫無疑問，OEM在一定的時間和條件下能夠讓一個企業獲取一定利益，然而產品所附加的利潤高低與企業并無關系，其所承擔的也許僅有產品質量問題的責任，對于銷售完全成為了品牌擁有者的事情，這從長遠來看對我國企業的發展是毫無益處可言的。若不培養品牌自創能力，企業將會形成長期依賴于從事貼牌生產的惰性，這將會嚴重阻礙企業發展的進程。于此相反，企業應該以此種國際經濟貿易的合作方式作為提升自身的契機與開拓視野的窗口，通過OEM了解新產品、學習新技術、熟悉國際行業市場環境以及國際市場需求，掌握國際貿易競爭規則，不斷提升自有品牌創新能力和研發能力，提高技術和管理水平，實現自有品牌建設的有序進行，實現由定牌加工出口向自主品牌出口的轉變。
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